I - Introdução; II - A titularidade das patentes; III - Requisitos de patenteabilidade; IV - O pedido de patente; O pedido de patente tem condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade; V - Quanto à concessão; VI - Vigência da Patente; VII - A proteção conferida pela patente; VIII - Indenização ao titular em razão de exploração indevida; IX - Da Ação de Nulidade; X - Contrato de licença para exploração da patente; XI - Oferta de Licença; XII - Licença Compulsória; XIII - Extinção da patente

I - Introdução

A Lei nº 9.279/96 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Em apertada síntese, pode-se asseverar que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante atos concessivos e repressões a condutas lesivas.

São previstas pela lei em comento concessões de: a) patentes de invenção; b) patentes de modelo de utilidade; c) registro de desenho industrial e; e) registro de marca. Além disso, protegem-se os direitos intelectuais reprimindo-se às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. Nesse momento, abordar-se-ão as patentes de invenção e modelo de utilidade.

O escopo deste trabalho não é esgotar o assunto, pois o tema é demasiadamente complexo, então se buscou elucidar as vigas mestras, abordando os principais focos práticos da matéria, orientando-se pela melhor doutrina e jurisprudência.

De acordo com o magistério do Professor Fábio Ulhôa Coelho, a patente diz respeito à invenção ou ao modelo de utilidade, sendo que:

“A patente de invenção é ato original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará produzindo uma invenção. Embora toda invenção seja, assim, original, nem sempre será nova, ou seja, desconhecida das demais pessoas.

Modelo de utilidade é o objeto de uso suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. É chamada também, de pequena invenção e goza de proteção autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada”.

II - A titularidade das patentes

O art. 6º da indigitada lei preconiza que “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei” e “Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente”.

III - Requisitos de patenteabilidade

Segundo a legislação: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (art. 8º, LPI).

“É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. (art. 9, LPI).

Rege o art. 11, da LPI: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. Ensina Fran Martins que estado de técnica: “compreende tudo o que não houver sido divulgado, por escrito ou oralmente, até a data do depósito do pedido de patente de invenção”.

A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (art. 13)

Por sua vez, acerca do modelo de utilidade esclarece: “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”. (art. 14).

Ressalta-se ainda que “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”. (art. 15).

Esse tem sido o entendimento perfilhado pelos Tribunais. Vejamos o acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada; do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, publicado em 30/09/2009.

“Diz o art. 8º da Lei nº 9.279/96. "É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial", e, ainda, o art. 11. "A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica". II - Do cotejo dos dispositivos extrai-se. primeiro, que a patente de segundo uso não atende ao requisito básico de novidade, à vista do segundo uso da mesma substância já pertencer ao estado da técnica. Segundo, o fato de uma mesma substância ser utilizada para outra finalidade não resulta em matéria patenteável por não envolver um passo inventivo (de acordo com o TRIPs) ou atividade inventiva (de acordo com a Lei brasileira). No máximo estaremos diante de uma simples descoberta de um novo uso terapêutico, que não é considerado invenção nos termos do art. 10º da Lei nº 9.279/96. III - Ademais, a concessão de um novo monopólio - para um segundo uso de substâncias já conhecidas - prolongaria indefinidamente os direitos privados do titular da patente sobre uma matéria que não apresenta os requisitos, internacionalmente aceitos, de patenteabilidade e, em contrapartida, reduziria o direito público de acesso aos novos conhecimentos pela sociedade brasileira, e impediria que pesquisadores nacionais desenvolvessem novas formulações e novos medicamentos.(...). (TRF 2ª R.; AC 420502; Proc. 2005.51.01.507811-1;; Pág. 55)

IV - O pedido de patente

O pedido de patente tem condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, regidas pela Propriedade Industrial e pela Lei de Software, regida pela lei nº 9.609/98.

Submete-se o pedido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, é protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. Após a conclusão do referido exame, proferi-se a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

V - Quanto à concessão

Dispõe o artigo 38 da LPI que: “A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.” A concessão será considerada conforme a data de publicação do respectivo ato. Cumpre lembrar que a concessão deve seguir os ditames da lei, sob pena de nulidade. (46, da LCP).

VI - Vigência da Patente

“A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”. (art. 40).

VII - A proteção conferida pela patente

Inicialmente, esclareceu-se que a concessão da patente protege o titular do direito. Por consentâneo, dispõe o artigo 42, da LPI:

“A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”.

A esse respeito, Fábio Ulhoa Coelho, com acuidade, preleciona:

“Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão.”

VIII - Indenização ao titular em razão de exploração indevida

Uma vez protegida a patente, vale dizer, consubstanciada no direito de exclusividade, a exploração indevida, como todo ato ilícito gera obrigação de reparação, assegurando ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Essa proteção abarca inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

IX - Da Ação de Nulidade

Na dicção do art. 56 da Lei de Propriedade Industrial “A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”. E, em seu § 2º “O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios”.

X - Contrato de licença para exploração da patente

Segundo o artigo 61, da LPI: “O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Cumpre salientar, no entanto, que para que o contrato produza efeitos em relação a terceiros deve ser averbado no INPI, sendo que estes efeitos serão a partir da data da respectiva publicação.

XI - Oferta de Licença

O titular da patente tem a faculdade de solicitar ao INPI que publique a oferta da patente para fins de exploração. Antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, o titular poderá, a qualquer momento, desistir da oferta.

Imperioso registrar que o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença, caso o licenciado não dê início à exploração efetiva dentro de 1 ano, contado da concessão ou interromper a exploração por prazo superior a 1 ano, bem como se houver desobediência as condições impostas para a exploração.

XII - Licença Compulsória

Se comprovado o uso de direitos da patente de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, o titular da patente ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente. Para tanto, deve haver comprovação nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

“Ensejam, igualmente, licença compulsória: a) não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto; b) falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; c) a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado”. (art. 68, § 1º).

Ressalte-se que o titular pode impedir a concessão de licença compulsória, caso se, à data do requerimento: a) justificar o desuso por razões legítimas; b) comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou c) justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal;

Ainda não será concedida a licença compulsória quando, cumulativamente: a) ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; b) o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e c) o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

XIII - Extinção da patente

Por fim, merece colação a sempre oportuna doutrina do ilustre Professor Fábio Ulhoa:

Além do término do prazo de duração e da caducidade, são hipóteses legais de extinção da patente: a) a renúncia aos direitos industriais, que somente poderá ser feita se não houver prejuízo para terceiros (licenciados, por exemplo); b) a falta de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada "retribuição anual"; c) a falta de representante no Brasil, quando o titular é domiciliado no exterior.

Bibliografia

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. Saraiva. v. 2.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 14ª Edição. 2003. Editora Saraiva. São Paulo.

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 23a ed., 1999, p. 343.