Resumo

O presente artigo visa à análise dos modelos de utilidade em diversas legislações, principalmente na legislação brasileira, enfocando o seu surgimento e historicidade no Brasil. Entende-se por modelo de utilidade as invenções de forma, situadas por suas características em posição intermediária no tocante as invenções propriamente ditas, bem como os modelos industriais, também denominadas de modelos de uso. O modelo de utilidade é, essencialmente, um objeto necessário ao nosso uso ou serventia, pois o homem primitivo fabricava os seus utensílios rudimentares, como o homem hodierno fabrica os seus instrumentos, cria suas máquinas e descobre seus processos técnicos.

Abstract

The present article aims at to the analysis of the models of utility in diverse legislation, mainly in the Brazilian legislation, focusing its sprouting and history in Brazil. One understands for utility model the inventions of form, situated for its characteristics in intermediate position in moving the inventions properly said, as well as the industrial models, also called of use models. The utility model is, essentially, a necessary object to our use or usefulness, therefore the primitive man manufactured its rudimentary utensils, as the current man manufactures its instruments, creates its machines and discovers its processes technician.

1.                  Direito Industrial, Conceito

O conceito de Direito Industrial dos anos trinta não é o mesmo da década de setenta.

Efetivamente, aquela época, Gama Cerqueira conceituava Direito Industrial como o conjunto de normas legais e princípios jurídicos de proteção á atividade do trabalho e seus resultados econômicos e reguladores das relações jurídicas oriundas dessa atividade entre os indivíduos e entre estes e o Estado.

Assim, o Direito Industrial brasileiro de então se compunha de dois ramos distintos: um relativo a propriedade imaterial ou intelectual,outro correspondente á relação legislação do trabalho com tudo que relativo á atividade comercial ou industrial. (Tratado. Cit. v.I, parte I, P.182/5)

Rotondi, que, como Ramella, admita-se a existência de dois direitos industriais, um público e outro privado, limitou-se a estudar o segundo (teoria geral do estabelecimento como objeto de negócio jurídico,sindicatos industriais e concorrência desleal).

Finocchiaro concebia também um Direito Industrial dicotômico: em sentido lato, a parte correspondente ao direito privado e compreendendo a propriedade industrial e, em sentido estrito, um direito público da indústria,as normas administrativas referentes ao Direito do trabalho. (Gaetano Finocchiaro,sistemas di Diritto industriale,2º Ed.,Ed.Padova,Cedam,1932,v I,p.5/7)

2. A denominação propriedade Industrial.

Ladas, afirma que: a expressão propriedade industrial seria ambígua e o termo não apropriada,porque derivado do termo indústria que se tomado sem sentido estrito,opões-se ao comércio,á agricultura e,industrias extrativas ,e, em sentido mais amplo, a toda gama do trabalho humano. Em segundo lugar, a expressão propriedade não se aplica ao objetos a que se pretende em geral,e compreende interesses e direitos de natureza estranha  e diferente. Stéphane P. Ladas, La Protection intenationale de la Propriété Industrielle,Boccard,Paris,1933.

2.1.  Autonomia do Direito Industrial.

La Lumia nega autonomia ao Direito Industrial, dizendo existir um valor meramente empírico,que apenas agrupa nas normas reguladoras da matéria industrial um complexo de normas de estruturas várias e conteúdos diversos,sendo em realidade um direito meramente informativo,carente de autonomia embora dotado de particularismo. No mesmo sentido Carvalho de  Mendonça ,que considera simples especialidade do Direito Administrativo e leis especiais relativas a determinados institutos. Gama Cerqueira expendeu em grande tratado, ponto de vista que se mostra de espantosa atualidade: a autonomia do Direito Industrial na enumeração exaustiva dos direitos autônomos.Logo á vista da Lei Magna inexiste autonomia .Agora ,sob o ponto de vista didático,como direito informativo,a autonomia existe  posto  que simples parte da cadeira de Direito Comercial nos cursos de direito,foi promovido a disciplina autônoma,juntamente com o Direito Marítimo,Direito Previdenciário,Política de incentivos fiscais,Direito falimentar, e outras disciplinas do atual currículo universitário brasileiro.Assim,se autonomia existe,é apenas didática,aquela voltada ao melhor estudo da matéria,visando aprimorar a formação acadêmica do futuros profissionais do direito.

2.2.        Objeto da proteção da propriedade Industrial.

O decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975,que promulgou a Convenção de Paris para a proteção da propriedade Industrial,Revisão de Estocolmo,1967,estatui que o Brasil não se considera vinculado pelo disposto na alínea I do art.28 e que a adesão nacional não é aplicável aos arts. 1º a 12 continuando em vigor no território brasileiro a revisão de Haia de 1925. Pela revisão de Haia de 1925, art 1º, a proteção da propriedade industrial tem por objeto privilégios de invenção, de modelos utilidade, de desenhos ou modelos industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, o nome comercial e indicações de procedência ou denominações de origem e a repressão á concorrência desleal.

3.  Fontes da propriedade Industrial.

Dividem-se em principais e subsidiárias as fontes da propriedade Indústria. São fontes principais: a constituição federal, leis especiais relativas á propriedade industrial, leis de caráter geral e os tratados e convenções que tenham o Brasil como signatário. Fontes subsidiárias: leis comerciais, leis civis costumes mercantis, jurisprudência, doutrina, princípios gerais de direito.

3.1. Proteção dos direitos Relativos à Propriedade Industrial.

Nos termos do art.2º da lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, cód.de Prop.Ind.,a proteção dos direitos relativos á propriedade industrial efetua-se de três formas distintas:

a) pela concessão de privilégios;

b) pela concessão de registros;

c) mediante a repressão á concorrência desleal e falsas indicações de procedência.

Concedem-se privilégios as invenções, modelos de utilidade, modelos industriais e desenhos industriais. Os registros são concedidos a marcas de indústria, de comércio  ou de serviço,expressões ou sinais de propaganda.As medidas repressivas visam proteger os direitos dos titulares de patentes e registro e combater a concorrência desleal de forma ampla e genérica em todas as suas formas.

4. Registros da propriedade Industrial.

A intervenção estatal alcança seus objetivos através de serviços especiais que se processam no deposito central de que fala o art.12 da Convenção de Paris,Revisão de Haia de 1925. As entidades referidas possuem organização e funcionamento de natureza essencialmente administrativa, e administrativo é o processo que na mesma tramita.

No Brasil, o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, criou a diretoria-Geral da propriedade Industrial e seu regulamento. Esta, após ser reorganizada pelo Ministério da Agricultura, Indústria e comercio foi transformadas em Departamento Nacional de propriedade indústria. O regulamento do departamento dói aprovado pelo decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933. Em 1970, Foi extinto após criação do INPI, pela Lei nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971, regulamentada a lei de criação do INPI.

5. Evolução Histórica dos Modelos de Utilidade

O modelo de utilidade apareceu na legislação brasileira, pela primeira vez, no decreto 16.264, de 19.12.1993, que criou então a diretoria Geral de propriedade Industrial. No parágrafo único de seu art. 35, concebe os modelos de utilidade como as “[...] Simples modificações introduzidas na disposição ou forma de objetos conhecidos [...]”.

Foram necessários quase 22 anos para que o modelo de utilidade recebesse um tratamento legislativo melhor, por meio do Dec. -7.903, de 27.08.1945, que instituiu um novo código de propriedade industrial, destinando-lhe um capitulo específico. No caput de seu art.10 consta:

Considera-se modelo de utilidade, suscetível de proteção, nos termos e condições do presente código, toda disposição ou forma nova introduzida ou obtida em objetos conhecidos, desde que se preste a um trabalho ou uso prático.

Ademais, no §1º do mencionado dispositivo, é estabelecido que os modelos dizem respeito a “[...] ferramentas de trabalho ou de emprego prático, parte de máquinas ou utensílios de uso geral” e, ainda, é exigido,no parágrafo seguinte, que sua proteção somente é concedida “[...] á forma ou disposição nova, que tragam á função,a que o objeto ou parte de maquinas é destinado,melhor utilização”. Enfim, no art.11 estão os modelos que não podem ser protegidos:

1º) Os modelos que não apresentarem, até o pedido da patente, a características de novidade, nos termos do art.7º 1º e 2º.

2º Os modelos que incidirem nas proibições do art.8º;

3º) Os modelos que ,pela sua natureza,constituírem matéria suscetível de proteção como patente de invenção,como modelo ou desenho industrial,ou ainda como marca de industrial,ou ainda como marca industrial do comércio;

4º) Os modelos cujo uso ou aplicação não tenham fim lícito.

Já o modelo de utilidade é inovação restrita a invento já existente, mas é m melhoramento do que existe, de forma que não se altere seu produto ou sua tecnologia, embora não se possa omitir o estado que não se altere seu produto ou sua tecnologia, embora  não se possa omitir o estado da técnica que lhe seja relacionável.Enfim,como ressalta Barbosa (ibidem), “a proteção  conhecida ao modelo de utilidade somente diz respeito á forma ou á disposição nova que traga melhor utilização á função a que o objeto ou parte da máquina se destina” .

Os aprimoramentos de inventos que se caracterizam como modelos de utilidade, normalmente, ocorrem no ambiente industrial. No Brasil, instituições que se aplicam, exclusivamente, a essa natureza de aperfeiçoamento são raras, se é que existem. Em consequência disso, em face da notória participação do operário, aquele que experimenta a tecnologia, especialmente ferramentas e equipamentos, há oportunidade para o art.88 da lei 9.279/96, favorecendo-se unicamente o empregador, se o contrato de trabalho tem por objetivo a pesquisa ou trabalho inventivo, ou como quer a lei, resulte da natureza serviços para os quais foi o empregado contratado.Fica empregado limitado, portanto , ao ,salário ,exceto no caso de ajuste contratual prévio” (1º do mesmo dispositivo). Alem  disso, conforme o art. 89 e parágrafo único,pode o empregador conceder ou negociar ganhos econômicos para o empregador aperfeiçoador, desde que essa participação não se acrescente a seu salário.

Por outro lado, preconiza o art. 90 que caberão, com exclusividade, ao empregado os benefícios resultantes do modelo de utilidade que ele desenvolver extracontratualmente e sem o uso de recursos de qualquer natureza do empregador, mesmo informações. No caso havendo concursos do empregador, estabelece o art.91 que os benefícios serão comuns, cabendo iguais partes ao empregado e ao empregador. Estando em envolvido mais de um receber mais do que o outro. No caso de desacordo entre partes, o empregador terá direito exclusivo á licença de exploração, desde que garanta aos empregados envolvidos a justa remuneração, e que ele mesmo inicie a exploração no prazo de um ano(art.91,2º,3º)

Finalmente, estabelece o art.93 da Lei 9.279/96 que: Aplica-se o disposto neste capítulo, no que couber, ás entidades da administração pública, direta indireta e fundacional, federal estadual ou municipal.

O fato é que interesse jurídico na proteção da propriedade intelectual advém de sua condição em sua alavanca basilares do crescimento econômico, como bem se constata na historia do direito em quase todo mundo. No Brasil, existe um regime jurídico especifico á propriedade intelectual, cujo alcance extrapola sua proteção, para promovê-la, e certa mente ás pesquisas cientificas e tecnológicas, como se constata nos seguintes exemplos:

a) Capítulos sobre a ciência e a tecnologia da constituição de 1988,art.218 e 219;

b) Lei 8.958, de 20.12.1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa cientifica e tecnológica e as fundações  de apoio,que lamentavelmente,só foi regulamentada quase 10 anos depois pelo decreto 5.205, de 14.09.2004; e

c) Ainda, Lei 10.973, de 02.12.2004, que dispõe sobre incentivos á inovação e á pesquisa, regulamentada pelo decreto 5.563, de 11.10.2005.

Acrescenta-se, finalmente uma inegável consequência dos fatores expostos: a degradação quase irreversível do meio ambiente, o que envolve questões importantes, como as do esgotamento dos recursos naturais, das alterações do clima e da biodiversidade etc... Enfim, tudo que comprometa a sustentabilidade da vida terrestre e a qualidade de vida do homem. Ainda que restem questionamentos importantes sobre as relações entre as alterações planetárias e a presença humana, é pacifico que os homens, historicamente, têm tido uma ação destrutiva em toda a face da terra, alterando de forma extrema,quando não extinguindo, em termos regionais, características ambientais e culturais, até milenares, com preocupantes prejuízos ás possibilidades de vida qualitativamente aceitável de inumeráveis povos.

Torna-se necessário, para tantos,um novo sistema de normas  que regulem com eficácia as relações entre Estados, de forma que inspirado no princípio social da propriedade,garanta interesses comuns entre eles,sem a omissão do tão salutar principio da razoabilidade.Ademais .que esse povo sistemas de normas se concentre,especialmente , me promover alterações nas legislação nacionais,que em certos casos ,impedem o avanço tecnológico dos países que regem por vários motivos inclusive o de pressões de Estados estrangeiros.Em suma,urge uma nova ordem jurídica internacional para as inter-relações do Estados ,sem sede de propriedade intelectual.

É totalmente pacifica a admissibilidade dos modelos de utilidade como modalidade patenteável no sistema jurídico internacional. Por exemplo, o manual de Oslo, editado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é suficiente mente  claro quanto á questão.Em sua terceira edição, de 2005 considera como inovação (OECD, 2010):

a) Implementação de um novo produto, bem ou serviço ou um processo;

b) Novo método mercadológico;

c) Novo método organizacional na praticas negociais

d)  Nova modalidade de organização de local de trabalho ou relações externas.

Há um terceiro aspecto que não pode ficar no esquecimento: a exigência da atividade inventiva, que em um país com poucos empenhos inovadores é razão de um número menor de patentes de inventores locais do que o de inventores estrangeiros. Eduardo da Motta e Albuquerque observa:

Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam inovações radicais com inovações incrementais próximas da fronteira tecnológica internacional. Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. As patentes de residentes desses países devem refletir essa qualidade. Mais atividades inovativas são passiveis a patenteação.

Países em desenvolvimento (com sistemas imaturos) concetramos as suas atividades tecnológicas da adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na copia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovações de segunda e terceira geração. O numero de atividades inovativas relevantes em termos nacionais que são passíveis de patenteação é mais reduzido, quando comparado com países de fronteira. (ALBULQUERQUE, 2010)

Em suma não é suficiente a garantia dos direitos individuais sobre os modelos de utilidade, uma vez que têm a mesma importância sua divulgação e os estímulos publios e privados para que sejam eles desenvolvidos. Para tanto ao lado da inovação legislativa e judiciária, um requisito importante é o avanço da capacitação tecnológica de engenheiros, operários pesquisadores etc. de forma que se estimulem para a atividade inventiva, ainda que mais se concentrem na produção de modelos de utilidade.

Precisa-se identificar se ocorre a inconstitucionalidade do prazo de modelo de proteção dos modelos utilidade na legislação infraconstitucional, já que tem esses quase o mesmo prazo de proteção da patentes.É necessário modificar a lei não recepcionar in totum o Acordo TRIPS ,já que o mesmo não contempla expressamente  prazo de proteção para modelos de utilidade distintos do de patentes.O sistema patentário é disfuncional para modelos de utilidades,pois só visa o sistema as patentes,principalmente no Acordo TRIPs, ao ser omisso,quanto a modelos de utilidade,Sem atentar á cláusula finalística do dispositivo constitucional.

A Lei 9.279/96, além de dispensar aos modelos de utilidade o mesmo tratamento que dispensa as patentes, restringe ás inovações de posto em seu art.9º, pois só admite o registro como tal

[...] o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato de inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Em suma, o modelo de utilidade é a inovação ou aperfeiçoamento em invento já existente, desde que não resulte do que é evidente ou obvio no estado da técnica. Exige-se o que seja incomum, ultrapassando-se a mera novidade, que implica originalidade e engenho inovador, ou seja; atividade inventiva de fato. Exige-se, então...

[...] a presença do “homem do métier o conteúdo do estado da técnica, a não evidência. O “homem do métier” nada mais é do que o técnico capaz de reconhecer e dominar o estado da técnica atinente á ação inventiva. É a consideração do estado da técnica diante da inovação introduzida pelo invento, mediante análise do técnico, que se consta ta a atividade inventiva.

A não evidência sustenta-se nos aspectos desconhecidos ou incomuns do invento, em sua não obviedade em relação ao estado da técnica, em suma, que nele há de novo (Barros, 2007,9. 199)

Uma das características necessárias, comuns ao estado da técnica e á inovação, é a extraterritorialidade, uma vez que o estado da técnica não se limita ao território nacional, que permite falar em principio da “novidade absoluta”, pouco importando, destarte, o país onde a inovação ocorra. Propósito, na legislação brasileira, admite-se uma situação peculiar, em vista do disposto 2º do art.11 da lei 9.279/69:

... para fins de aferição da novidade,o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil,e ainda não publicado,será considerado estado da técnica a partir da data de depósito,ou da prioridade reivindicada,desde que venha a ser publicado,mesmo no subsequentemente.

.Isso  não deixa de permitir a ideia de um novo principio ,o da “novidade relativa”,já que depende de publicação para torna-se absoluta.

Enfim, outro requisito para o patenteamento de modelos de utilidade é sua aplicabilidade industrial. Conforme o art.15 da lei 9.279/96,”a invenção e o modelo de utilidade são considerados  suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria” No caso,o termo industria,porque de “qualquer  tipo”tem o sentido de grande amplitude,envolvendo,inclusive a agricultura.

“Selon la voie moyenne que la jurisprudence a emprutée,I’homme Du métier n’est ni um savant,ni um inventeur,ni l’homme de rue.C’est um homme de I’art  ‘normalement compétet,c’estádire unspecialste quelifipe dans Le domanie considere mais de qualité moyenne” (GALLOUX ,203,P.105)

Assim, um técnico no assunto deverá ser capaz de repetir experimentalmente uma descrição escrita de um pedido patente [...] Em síntese, deve ser verificado se da invenção resulta algumas vantagem que não era possível obter com recursos disponíveis no estado da técnica. “Quanto mais indícios houver, tanto mais fácil será comprovação da existência de atividade inventiva”. (IDS,205.P.35)

Para Gama Cerqueira (1949, p.78), os “[...] direitos relativos à propriedade industrial caracterizam - se como direitos privados patrimoniais e fundam-se no direito natural”. Em relação aos direitos reais, houve uma dicotomia que, segundo Pontes Miranda, foi Teixeira de Freitas quem primeiro a dirimiu:

Que existem outros direitos que os direitos reais e os de crédito, não há dúvida. Mas a razão está em que a dicotomia era mal feita: havia de ser em direitos reais e direitos pessoais, incluídos nos últimos os direitos reais, se falasse de direitos reais sobre coisa corpóreas. Exatamente aqui é que se tem de pôr problema: o direito autoral de exploração e o de exploração de criações industriais ou sinais distintivos são direitos reais – sobre bem incorpóreo  -ou são direitos pessoais?(TEIXEIRA DE FREITAS apud PONTES DE MIRANDA, 1983, p.252)

Os direitos de propriedade industrial surgiram quando abolidas as corporações e oficio, formalizando-se no plano internacional,em 1883,através da convenção da União de Paris. O fato é que muitos doutrinadores do direito, após a Revolução Francesa de 1791 foi a primeira que admitiu o direito subjetivo dos inventores e, por conseguinte, regulou sua modalidade e sua duração, tornando-se modelo para vários países, inclusive sul-americanos.

Durante o século XIX, apoiados na teoria da personalidade, muitos passaram a considerá-los como prolongamento da personalidade. Essa postura, de certa forma, chegava a confundir a obra em si mesma com sua natureza jurídica, o que impossibilitava a distinção entre direitos patrimoniais e os morais, o que levou Gama Cerqueira a observar o seguinte:

São dois direitos diferentes: um que compete á pessoa enquanto autor: outro que compete ao autor como pessoa. Não se trata nem de um direito de dupla natureza, nem de faculdades diversas de um mesmo direito, nem de aspectos diferentes de um direito único; mas de dois direitos diversos e independentes, o que explica a faculdade que tem o autor de alienar o sue direito patrimonial de maneira mais completa, conservando íntegro o relativo á sua personalidade, bem como a possibilitada de ser violado o direito de autor sem ofensa ao seu direito moral (GAMA CERQUEIRA, 1946, p.121)

Referindo-se a Gama Cerqueira, Nascimento (ibidem, idem) observa que ele, além de afirmar que o entendimento de picard possui bases falsas, crítica a expressão “direitos intelectuais” proposta pelo autor belga, afirmando que a origem do direito não é intelectual, mas o próprio objeto do direito. Em vista disso, o único mérito que restaria para Picard é em relação ao direito autoral, já que diz respeito a uma concepção do espírito, e a proteção estaria aplicada a criação do próprio autor, e não a sua concretização material.

Para todos os efeitos, a teoria dos direitos intelectuais de Picard foi bem recebida por doutrinadores e legisladores belgas e muito serviu de passo inicial para os teorias seguintes. Não obstante, conforme ressalta Gama Cerqueira (1946, p.124-125), o Belga limitou-se á concepção de uma nova categoria de direitos, sem definir-lhe a natureza específica sobre os direitos intelectuais, sem descartar o entendimento de que a natureza do direito é determinada pela natureza de seu objeto, postura imprópria, segundo Gama Cerqueira, “[...], pois o critério mais seguro para definir a natureza do direito é o da relação jurídica entre o sujeito e o objeto”. (Ibidem, p.125)

Pouco mais de seis anos depois, surge a Lei de 28.08.1930, versando sobre a concessão de privilégio ao descobridor, inventor ou melhorador de indústria estrangeira. Com essa lei, aprimorou-se a garantia dada ao inventor quanto á propriedade e ao direito a fruição exclusiva de suas descobertas, invenções e melhoramentos, mediante patentes entregues gratuitamente, pagando-se apenas as despesas de ordem burocrática. Estabelecia a lei em tela que vigência da patente se estenderia por um prazo de cinco a 20 anos, variando segundo a qualidade do invento ou da descoberta, permitindo-se a sua prorrogação mediante lei. Enfim o autor deveria colocar em prática seu invento no prazo máximo de dois anos, para que houvesse a concessão da patente.

Constata-se assim, que, no Brasil a proteção á propriedade industrial tem grande tradição jurídico-legislativa. Ela tem suas origens em data anterior á constituição do Estado Brasileiro, ou seja, a elevação do país a reino autônomo, em 16.12.1815,quando foi proclamado o Reino Unido de Portugal,Brasil e Algarves. O que salta á vista é que o direito da propriedade industrial, no Brasil, seguiu uma linha evolutiva, a partir de princípios que, de forma geral, ainda norteiam a legislação do país, especialmente no que diz a respeito aos conteúdos da lei 28.08.1830.

6.          Conceito de modelo de utilidade

Os modelos de utilidade, também denominados modelos de uso, foram regulados na Alemanha, como objeto de privilégio de invenção pela lei de 1 de junho de 1891,substituída pela lei de 7 de Dezembro de 1823, e atualmente,pela lei de 5 de Maio do ano corrente.

Segundo a recente lei alemã são protegidos, como modelos de utilidade, os instrumentos de trabalho ou os objetos de emprego prático que por uma configuração, uma disposição ou um dispositivo novo, são destinados a servir a este fim de trabalho ou emprego.

A lei espanhola de 26 de julho de 1929, em seu artigo 171º, refere-se aos modelos de utilidade para instrumentos, ferramentas, dispositivos e objetos ou partes mesmo que tragam a função a que são destinados um beneficio ou efeito novo ou uma economia de tempo, energia, mão de obra ou melhoramento nas condições higiênicas ou psicofisiológicas do trabalho.

Na Polônia, decretos de 22 de Março e 21 de Abril de 1928, o modelo de utilidade consiste na nova forma, cor e substancia de um objeto, tendo por fim aumentar a utilidade desse objeto.

No Japão podem ser registrados como modelos de utilidade, nos termos da lei nº 97 de 30 de Abril, e seus regulamentos nºs. 34 e 40 de 17 e 19 de Dezembro e decreto 462, que ofereçam utilidade e se refiram a uma configuração, construção ou combinação de objetos.

Em nosso país, a única disposição que se refere a modelos de utilidade é a utilidade é a do parágrafo único do art.35º do Decreto 16.264 de 1923, em que se dá uma vaga definição a esses modelos _ “Simples modificações introduzimos nas disposições introduzidas na disposição ou na forma de objetos conhecidos”.

A lei não nos dá uma ideia exata do que seja m modelo de utilidade, e em que possam distinguir das demais invenções industriais, e a essa modalidade se refere tão somente  para limitar a dez anos o prazo de duração da privilégio. Diz o cit. parágrafo único do cit.art.35º _ Quando, porém se tratar de modelo de utilidade, isto é de simples modificações introduzidas  na disposição ou na forma de objetos conhecidos, o prazo da patente será apenas de dez anos.

Assim concedida a patente de modelo de utilidade para as simples modificações introduzidas na disposição ou na forma de um objeto conhecido (fechos para janelas),isso não impede que seja concedida outra patente de modelo de utilidade para outras modificações,ou modificações diferentes daquelas ,introduzidas na disposição ou na forma do mesmo objeto conhecido.Se a primeira patente fosse ampla ,isto é se fosse para um privilégio de invenção de um objeto novo,único sem duvida que não pode construir anterioridade o outro modelo, diferentes na modificações e diversos nos resultados práticos industriais.

7. Das condições para a concessão das patentes de modelo de utilidade

A concessão das patentes de modelo de utilidade está sujeita a os mesmos requisitos que a das patentes de invenção: a) novidade; b) caráter industrial; c) caráter lícito.

O requisito da novidade deduz do art. 11, nº 1º do cód da propriedade Industrial, que dispõe: “Não podem ser protegidos: 1º, os modelos que não apresentarem até o pedido de patente a características de novidade nos termos do art.7º, 1º e 2º”.

A novidade do modelo,isto é a novidade de sua forma nº 287 supra, constitui, portanto, condição essencial para a nulidade da patente que for concedida (nº 304 infra).

Considera-se novo, de acordo com a disposição citada, o modelo:

a) que até a data do deposito do pedido de patente não tenha sido, no país,depositado ou patenteado,nem usado publicamente ou descrito em publicações de modo que possa ser realizado;

b) que até um ano antes do deposito do pedido de patente no país não tenha sido patenteada no país não tenha sido patenteado no estrangeiro, nem descrito em publicações de modo que possa ser concedida para a proteção provisória dos modelos que tratamos.

O Código da propriedade Industrial não exige explicitamente o caráter industrial do modelo, mas esse requisito acha-se implícito na própria noção legal dos modelos de utilidade (nº 285 supra).

Aplicam-se, pois a esses modelos, os mesmos princípios relativos ao caráter industrial das invenções estudadas no nº. 51 supra.

 Além de satisfazer a esses dois requisitos é necessário ainda que o modelo não incida nas proibições constantes do art.11 do Código, que exclui da proteção legal:

a) os modelos que incidirem nas proibições do art.8;

b) os que pela natureza constituírem matéria suscetível de proteção como patente de invenção (sic), como modelo ou desenho industrial ou como marca de indústria ou de comercio;

c) os modelos cujo uso ou aplicação não tenham fim lícito.

Não podem também ser protegidos os modelos de utilidade que, pela sua natureza, constituírem matéria suscetível de proteção como patente de invenção (sic), como modelo ou desenho industrial, ou ainda como marca de indústria ou de comércio.

O código prevê nessa disposição a possibilidade de se confundirem os modelos industriais, ou de se pretender patentear uma coisa por outra (a confusão desses modelos com o desenho industrial ou com as marcas, também prevista e inconcebível). Esta disposição da lei, porém parece nos inútil, do Código, que lhe dá solução adequada (nº 87 supra), sendo obvio por outro lado de que não se pode patentear como modelo de utilidade uma invenção ou modelo de utilidade uma invenção ou outro modelo industrial e vice versa, sob pena de se nula a patente.

Finalmente, proíbe o Código à concessão de patente para os modelos de utilidade, cujo uso ou aplicação não tenha fim licito.

7.1.             Dos pedidos das patentes de modelo de utilidade e das formalidades de sua  concessão.

Os modelos de utilidade em nosso país são protegidos por meio de uma patente, como invenções ao contrário que acontece em outros países que protegem essa classe de criações nos quais os modelos de utilidade são objeto de simples registro.

O pedido da patente deve ser dirigido ao diretor geral do Departamento da Propriedade Industrial, acompanhado do relatório descritivo do modelo e dos respectivos desenhos (Código, art. 17). O pedido deve compreender um só modelo e nele deve ser mencionada, a profissão e domicilio bem como o nome e endereço do seu procurador, se houver (código, art. 17 1º) Do requerimento deve constar ainda titulo sumario dado ao modelo no relatório descritivo.

Lei alemã 2º e 3º; lei italiana. 62 portuguesa  arts. 44 e 45.

Quanto á redação, deve o relatório folha, compreende um titulo que designe sumaria e precisamente a natureza e o fim dos modelos, os quais servirão para estabelecer e delimitar os direitos do inventor;

4º no fecho da última folha a data e a assinatura do requerente ou de seu procurador, rubricadas as demais peças (Código, arts. 17 2º)

300. As demais formalidades relativas ao depósito do pedido, ao exame formal e técnico as oposições e recursos, á concessão e expedição da patente, regulam-se de acordo com o disposto nos arts. 19 a 35 do Código (vide ns.88 a 97 supra).

Os modelos de utilidade devem trazer obrigatoriamente em lugar visível indicação: “Modelo de Utilidade nº...” ou abreviadamente, M. U. “Nº...”, para conhecimento de terceiros (Código, art. 36)

8. Da Legislação de Patentes

LEI Nº 9.279 DE 14 DE MAIO DE 1996

Art.1º_ Esta lei regula direitos e obrigações relativos á propriedade industrial.

A lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 revoga e substitui o código da propriedade industrial de 1971(Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971), inclusive as disposições penais dos arts.169 a 189 do decreto de lei 7.903,de 21 de outubro de 1945,que haviam sidos mantidas em vigor por força do art.128 do Código de 1971, e que são agora objeto do título V da presente Lei.

A matéria objeto desta Lei encontrada base na Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 que, no seu art.5º, inciso XXIX38, estabelece o direito á propriedade industrial, mediante privilegio temporário concedido pelo Estado. A propriedade Industrial é o ramo da propriedade Intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comercio e prestação de serviços e engloba a proteção das invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas estendendo ainda á proteção das relações concorrenciais.

O outro ramo da propriedade Intelectual é aquele que cuida dos direitos autorais incidentes sobre as criações literárias e artísticas e cientificas regulado por legislação própria.

Para os efeitos desta lei, o conceito de indústria se entende no seu sentido mais amplo, englobando toda e qualquer atividade humana de produção de bens de serviço. Os comentários sobre os arts.8º,9º,10 e 18 dão mais detalhes com relação á abrangência da Lei no título das patentes.

Art.2º_A proteção dos direitos relativos á propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: (...)

O texto do caput repete as palavras do texto constitucional anteriormente mencionado (art.5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988), introduzindo, contudo, pequena alteração redacional que pode jogar luz sobre dúvida que paira sobre o texto constitucional. Conforme artigo do Dr. José Antonio B.L. Faria Correa, o trecho tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, admite-se, basicamente, duas interpretações:

·         a Constituição teria o simples propósito de afirmar o principio juridico-filosofico em que se ancora a concessão de garantia; ou

·         a Constituição enunciaria os limites das garantias que deveriam,então pautar –se pela observância do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico.

A referida alteração na expressão empregada de modo algum foi inadvertida ou resulta de um lapso do relator do relator, haja a existência de proposta de emenda contida no substitutivo do governo do então presidente Itamar Franco, no sentido de harmonizar totalmente o texto do artigo em questão com aquele da Constituição, emenda esta que foi rechaçada.

I-concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III-concessão de registro de marca.

Os incisos I a III, consagram as quatro formas de proteção para as criações e invenções, onde a proteção se dá através de sistema atributivo do direito materializado pela concessão de um título pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial _INPI, a saber:

a)      a patente de invenção (carta patente),

b)      a patente de modelo de utilidade (carta patente)

c)      o registro de desenho industrial(certificado de registro) e

d)     o registro de marca (certificado de registro).

Título I

DAS PATENTES

Capítulo I

DA TITULARIDADE

Art.6º_ Ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, mas condições estabelecidas nesta Lei.

Enquanto a Constituição Federal estabelece de forma genérica a garantia de proteção aos autores de invenções, este artigo define o caráter atributivo de direito  da concessão de patentes,ao deixar claro que é ultima que garante ao inventor a propriedade sobre sua invenção , com todos os direitos reservados a ela acessórios.

Note-se também que é a qualidade de autor que garante direito de obtenção de patente, em preferência a terceiro que por requerer a patente sem ser o verdadeiro autor da invenção do modelo de utilidade, reivindique a propriedade para si. Ainda sobre esta matéria ver comentários no art.49 que trata da possibilidade de adjudicação da patente pela via judicial, no caso de inobservância do disposto nesse art.6º.

1º_Salvo prova em contrário, presunte-se o requerente legitimidade a obter a patente.

Se 1º corrige disposição corresponder na legislação anterior que preconizava haver a presunção de seu autor o querente do privilégio, o que claramente não procede nos inúmeros casos em que requerente é apenas detentor dos direitos verdadeiros autor, mediante sucessão, cessão ou similar.

§2º _ A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessoras do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho ou de prestação de sérvios determinar  que pertença a titularidade.

O §2º, explica que são os legítimos requerentes: o autor, seus herdeiros,seus sucessores ,seus cessionários ou outro titular dos direitos determinado pela lei ou por contrato de trabalho.Os inventos decorrentes do contrato de trabalho .Os inventos  decorrentes do contrato de trabalho são regulados pelos arts.88 a 93.Conforme os comentários sobre s1º deste artigo,em nenhuma destas hipóteses é o requerente obrigados a apresentar prova de sua legitimidade para requerer a patente,reduzindo,assim ma um mínimo de exigências legais para sua obtenção.

§4º_ O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Este parágrafo é consistente com a Convenção de Paris (art.4º) que garante ao inventor o direito de ser mencionado como tal na patente. No entanto, ele inova em relação ao Código de 1971 ao facultar ao inventor requerer a não divulgação de sua nomeação. Não bastante, esta inovação poderá esbarrar em problemas práticos, pois embora o INPPI possa assegurar a exclusão do seu nome nas publicações oficiais, no pedido publicado e na medida em que o processo administrativo se torna acessível ao público a partir da publicação do pedido (art. 30).

Art. 7º_Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o deposita mais antigo independente das datas de invenção.

Este artigo é de suma importância por estabelecer o principio de first-tofile(primeiro a depositar),já consagrando o direito brasileiro nas legislações  anteriores e na grande maioria dos países,em oposição ao sistema norte –americano de first-to-invent(primeiro a inventar),segundo o qual o direito á patente,em caso de conflito,cabe ao autor que o primeiro realizou a invenção independente de data de depósito.

Cabe aqui ressaltar que este artigo trata da mesma invenção ou modelo realizada independentemente por dois ou mais autores, enquanto o art.6º, S3º trata da co-autoria.Assim,na hipótese de haver dois pedidos de patente para uma mesma invenção ou mesmo modelo,idealizado independente por autores diferentes,não caberão quaisquer direitos de patente ao requerente do pedido posterior.

Capítulo II

DA PATENTIALIDADE

Seção I

Das invenções e dos modelos de utilidade Patenteáveis

Art.8º_É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Dispõe o artigo sobre os três requisitos básicos essenciais á patenteabilidade das invenções. A lei acrescenta em relação ao código de 1971 (55) apenas o requisito de atividade inventiva, anteriormente regulado por força de ato normativo e está em harmonia com o art.27, item 1(56) do “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o comércio” (Gatt/Trips).Os requisitos são definidos mais detalhadamente  nos arts.11 e 12 (novidade),13 (atividade inventiva) e 15(aplicabilidade industrial). A alteração mais significativa diz respeito ao requisito de novidade: o conteúdo de pedidos de patente brasileiros não publicados passa a integrar o estado da técnica, nos termos do art.11 ss2º e 3º e a ser previsto um período de graça, conforme dita o art.12.

Art.9º_É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Este artigo trata de disposição equivalente ao artigo precedente, porém relativo aos modelos de utilidade. Os requisitos são definidos mais detalhadamente nos arts. 11 e 12  (ato inventivo) e 15 (aplicabilidade industrial). Ao determinar que apenas o objeto de uso prático ou parte desse processo é patenteável como modelo de utilidade este artigo exclui por consequência, os processos industriais e os produtos químicos em si assim como quaisquer criações que não possam ser definidas como um objeto.

Note-se que diferentemente do que se inferia da lei nº5. 772/71, em que se considerava modelo de utilidade toda disposição ou forma nova introduzida em um objeto incorporando a nova disposição e não disposição em si, daí desnecessário e até imprópria iniciar-se a reivindicação com uma formulação do tipo “disposição  introduzida em ...”58

Embora o art.11, que define o conceito de novidade, se reporte ao modelo de utilidade novo, o art.9º focaliza a novidade na forma ou disposição introduzida no objeto, fortalecendo a noção de que o objeto em si pode posição e desde que resulte em melhoria funcional. Ademais, a novidade de partes seja conhecida, porém a questão da inventividade de vê também ser considerada como comentado adiante.

Art.10_ Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...)

Em principio o presente artigo é dispensável, na medida em que se não preenchidos os requisitos de patenteabilidade, não se concederá a patente. Por outro lado há algumas matérias aqui tratadas que poderiam, conceitualmente, constituir  invenção ou modelo.Está invenção ou modelo.Esta divisão segue um tendência de leis recentes de outros países da América,bem como da Convenção Européia de Patentes.

II_concepções puramente abstratas;(...)

Concepções abstratas recaem na mesma situação das teorias, ou seja, carecem de aplicabilidade industrial.

III_Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de  sorteio e de fiscalização;(..)

As matérias de que trata este inciso também podem carecer de aplicabilidade industrial. No entanto a exclusão deve ser interpretada de modo restritivo, pois os respectivos aparelhos dispositivos ou produtos com finalidade comercial, financeira e outras podem constituir matéria privilegiável.

IV_ as obras literárias,arquitetônicas,artística e cientificas ou qualquer criação estéticas;(...)

De um modo geral, as criações de que trata este inciso podem ser objeto de proteção por direito autoral. São criações que, por si só, não tem aplicabilidade industrial.

V_ programas de computador em si, (...)

Os programas de computador em si são protegidos por lei especifica. A exclusão não se estende ao chamado software inventions, ou seja, aquelas criações que combinam características de processo de programa de computador.

VI_ apresentação de informações; (...)

A exclusão aqui é duvidosa, pois um processo de apresentação de informações poderia, eventualmente, preencher os requisitos de patenteabilidade. A exclusão novamente, não se estende aos aparelhos, dispositivos produtos,e outros para apresentação de informações,visto que estes,sem dúvida alguma, podem preencher os requisitos básicos de privilegibilidade.

VIII_Técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico,para aplicação no corpo humano ou animal;(...)

A exclusão a que se refere este artigo está, basicamente, em harmonia com o texto do acordo TRIPs (art.27). Não é pacifico, no entanto, o entendimento de que estas matérias não constituem invenção por definição a exclusão aqui deve ser acreditava mais a um posicionamento filosófico do que conceitual, inclusive por que o código de 1971 não excluía a patenteabilidade dos métodos de diagnóstico.

IX_ o todo ou parte de seres vivos naturais e matérias biológicos encontrados na natureza,ou ainda que dela isolados,inclusivo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

A palavra “natural” tanto para qualificar os seres vivos quanto para qualificar os processos biológicos de acordo com o Novo Dicionário da língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira significa referente à natureza produzido pela natureza em que não há trabalho ou intervenção do homem, levando assim a crer que foi introduzida neste artigo para representar “descobertas”, onde não houve processo criativo desenvolvido pelo homem que resulte em uma invenção.

Art. 11_ A invenção e o modelo de utilidade são considerados  novos quando não compreendidos o estado da técnica

Apesar de se manter, como código de 1971 o requisito de novidade, há alteração substancial nestes aspectos, quanto aos pedidos em sigilo (ss2º e 3º deste artigo) á divulgação do invento ou modelo em algumas circunstanciais (período de graça _art.12) e á prioridade interna (art.17).

A novidade é requisito primordial para obtenção da patente. O sistema patentário baseia-se na troca entre o inventor e a sociedade: o inventor e a sociedade: o inventor revela sua criação e a sociedade reconhece seu direito á exclusividade temporária sobre ela.

§1º _ O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao publico antes da data d deposito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos art.12,16 e 17.

Aqui é mantida essencialmente a mesma definição do estado da técnica do Código de 1971, ressalvando, contudo, a divulgação ocorrida no período de graça (art.12) e o pedido depositado mediante reivindicação de prioridade de estrangeira (art.16) ou brasileira (art.17)

§2º_Para fins de aferição da novidade o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de deposito ou da prioridade reivindicada, desde que venha  a ser publicado,mesmo que subsequentemente.

No Código de 1971, apenas o teor de pedidos que á data do deposito de um dado pedido de patente, já havia sido publicado era considerado como pertencente ao estado da técnica no que concerne ao exame deste. Contudo, duas importantes condições devem ser observadas.

a)      A matéria de um pedido não publicado deve ser considerada como estado da técnica unicamente com relação ao exame do requisito de novidade do pedido em exame; esta matéria não pode ser considerada para efeito do exame do requisito de atividade inventiva.

b)      O pedido que á data de deposito do pedido em exame, se encontrava em sigilo, deve ser subsequentemente publicado.

§3º_ O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Este parágrafo estende a aplicação do parágrafo anterior também aos pedidos internacionais.

Art.12_Não será considerado como estado da técnica a divulgação de invenção ou de modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12(doze) meses que precederam a data de deposito ou a da prioridade do pedido de patente,se promovida.

Trata-se aqui do denominado “perigo de graça”. O nosso Código de 1945 previa situações especificas em que a divulgação prévia de um invento não prejudicava a novidade, desde que o deposito do pedido fosse efetuado no prazo de um ano. De acordo com o Código com o Código de 1971, contudo, qualquer divulgação prévia da invenção ou modelo, ainda que involuntária ou contra a vontade do inventor, prejudicava sua novidade, invalidando o pedido que viesse ser depositado posteriormente. Paradoxalmente, no caso em que um patente no Brasil, enquanto lhe era garantida a possibilidade de requerer patente em outros países que já preveem há longa data o período de graça em suas legislações, como os EUA, Alemanha e Canadá, entre outros.

I_ Pelo inventor; (...)

Qualquer tipo de divulgação feita pelo inventor, sem exceção, não prejudica a novidade, desde que o prazo do caput para deposito do pedido seja observado. Aqui se inclui a exploração comercial do invento feita pelo inventor.

II_ pelo Instituto Nacional da propriedade Industrial_ INPI, pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou (...)

Este inciso inclui a situação de publicação de pedido de patente depositado por terceiros, sem autorização do autor legitimo, porém com base em informações dele obtidas, direta ou indiretamente, de forma lícita ou não. Umas das várias versões do projeto tramitavam no congresso chegou a excluir expressamente a exploração comercial dos atos passíveis do beneficio do período de graça, mas tal disposição não prevaleceu no texto aprovado.

III_ por terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Este inciso consolida a garantia de que qualquer divulgação que tenha por origem o verdadeiro autor não prejudica o pedido brasileiro por ele depositado dentro do prazo caput. Confirma-se aqui, haja vista ausência de restrições, que o uso comercial da invenção não é prejudicial á novidade dentro do período de graça.

Parágrafo único _ o INPI poderá exigir do inventor, declaração à relativa á divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamentação.

O ato Normativo nº 127, de 05.03.1997, em seu item 2.3 prevê o que o INPI, durante o exame, poderá,quando julgar necessário,formular exigência fundamentada para a apresentação, em 60 (sessenta) dias de provas que se revistam do requisito de certeza,quando á sua existência e data,bem como da relação de tal divulgação, na forma do art. 12 da Lei.

Art.13_ A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou obvia do estado da técnica.

O requisito de atividade inventiva tem por finalidade limitar a privilegiabilidade sob a natureza de patente de invenção àquelas criações que, nos termos do presente artigo não decorram, para um técnico no assunto, de maneira evidente ou obvia do estado da técnica. Em outras palavras, a invenção deve representar algo mais do que resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos atuais.

Art.14_ O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Como comentado em relação ao art.9º, o requisito de ato inventivo passou a ser dotado nesta Lei, inexistindo na legislação precedente.

Art.15_ a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos e qualquer tipo de indústria.

A definição do que entende por aplicabilidade industrial é mais clara na Lei do que no código 1971. Naquele, uma invenção era considerada suscetível de aplicação industrial quando pudesse ser fabricada ou utilizada industrialmente. Apesar de que, mesmo não se interpretasse de forma restritiva pó que se deveria entender como “industrialmente”, este artigo elimina eventuais dúvidas neste sentido,estipulando  que a industria deve ser produtiva.Esta nova definição está mais de acordo com previsão de semelhante contida no art. 1º da Convenção de Paris.

Art.16 _  Ao pedido de patente depositado em país em que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional ,que produza efeito de deposito nacional,será assegurado direito de prioridade,nos prazos estabelecidos no acordo,não sendo o deposito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Este artigo assegura o direito de prioridade previsto no art.4º da Convenção de Paris. Fica assim garantido o direito de reivindicar-se no pedido brasileiro, nos prazos regulados no acordo, a prioridade do pedido básico depositado em organizações que produzam efeitos de depósito nacional.

§1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de deposito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores á data do deposito no Brasil.

Estipula-se aqui possibilidade, não prevista na legislação anterior, de declara-se uma dada prioridade inerente ao pedido brasileiro aos 60 dias, contados da data de depósito no Brasil.

§2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem contendo número, data, titulo, relatório descritivo e se for o caso reivindicação e desenhos, acompanhados de tradução simples certidão de deposito do pedido básico na repartição competente ou com documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

Este artigo requer da prioridade reivindica mediante a apresentação do respectivo documento hábil do país de origem (usualmente denominado “documento de prioridade”) com tradução simples somente do documento comprovador dos dados relativos ao deposito do pedido básico na repartição competente ou com documento equivalente.

§3º_ Se não efetuada por ocasião do deposito, a comprovação de verá em até 180 (cento e oitenta) dias contando do deposito.

Prevê-se a possibilidade de comprovação da prioridade reivindicada mediante apresentação do documento hábil e tradução (ou declaração, anteriormente mencionada) a que se refere o s2º, subseqüentemente ao deposito no Brasil, porém dentro de 180 dias contados da data de deposito brasileiro. Esse prazo subseqüente aplica-se somente aos pedidos de patente não-PCTs já que o prazo relativo aos PCTs está ditado no §4º, a seguir transcrito:

§4º_ para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no S2º deverá apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

Trata o parágrafo da apresentação da tradução prevista no caput para os pedidos depositados no Brasil segundo o PCT ou de outro tratado que preveja um pedido internacional que venha ser nacionalizado.

§5º_ No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido do documento de origem será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

Quando a matéria do pedido brasileiro estiver integralmente fundamentada no pedido básico (pedido prioritário) basta que uma declaração nesse sentido seja apresentada em um lugar da tradução exigida no caput.

§6º _tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentada dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do deposito, ou, se for o caso em até 60 (sessenta) dias da data de entrada na fase no processamento nacional, dispensada legalização consultar no país de origem.

A reivindicação de prioridade pode ser feita pelo detentor dos direitos de prioridade ou por aqueles devidamente autorizados para tal. Se o depositante do pedido brasileiro for diferente daquele que detém os direitos de prioridade até 180 dias (ou 60 dias para os pedidos PCTs) Contados da data de apresentação do respectivo pedido de patente no Brasil.

§7º_ A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

Estipula-se a perda de prioridade para a falta de comprovação da referida prioridade. Entende-se por este artigo que a penalidade é tão somente diferenciada á falta de comprovação (falha na apresentação do documento hábil) prevista no s2º e no prazo previsto no s3º já que somente estes tratam da comprovação da prioridade reivindicada. Disposição semelhante era prevista em ato da prioridade reivindicada. Disposição semelhante era prevista em ato da prioridade na vigência do código anterior.

§8º_ em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com comprovação da prioridade.

Exige-se que a comprovação da prioridade reivindicada sempre preceda ou, no máximo, acompanhe a solicitação de antecipação da publicação do pedido nos termos do art. 30, §1º.

Art.17_ O pedido de patente de invenção de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria, depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

Trata-se da denominada prioridade interna, que não era prevista na legislação anterior. Este artigo contempla a possibilidade de um pedido inicialmente depositado no Brasil gerar direitos de prioridade para um pedido subseqüente relacionados á matéria do primeiro, desde que não tenha ainda ocorrido à publicação do pedido original.

S1º_ A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo  á matéria nova introduzida.

Com relação ao pedido depositado nos termos do caput, o parágrafo limita o direito de prioridade apenas á matéria que esteja fundamentada no pedido originalmente depositado. Porém, á semelhante do que já ocorria sob a vigência do Código de 1971 em relação ao pedido de prioridade estrangeira, não se proíbe a introdução de matéria nova, para a qual, contudo, não se aplica a prioridade.

§2º _ O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

O pedido inicial em andamento gerador do pedido subseqüente será definitivamente arquivado de tal modo que o pedido subseqüente deverá conter toda matéria para qual se deseja proteção. Isto exclui a possibilidade de se depositar pedido em separado, reivindicando prioridade de pedido último em andamento com o restante da matéria. Nesse último caso, a divisão do pedido nos termos do art. 26 poderá ser a solução.

§3º_ O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base á reivindicação de prioridade.

Os pedidos de divisão previstos no art. 26 não poderão servir de base para o deposito de um pedido subseqüente nos termos desse artigo.

Seção III

Das Invenções e Dos modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art.18_ Não são patenteáveis: (...)

Conforme comentado em relação ao art.10, diferentemente do Código de 1971 a LPI faz distinção entre o que não se pode patentear por não ser considerado como invenção ou modelo e o que não é patenteável por ser expressamente proibido, apesar de por definição, poder se constituir numa invenção ou de modelo. As exclusões contidas no presente artigo têm motivação de natureza política ou filosófica e podem ser revogadas a qualquer  momento em que faça um revisão da LPI,uma vez que as criações aqui discriminadas podem satisfazer,intrinsecamente,os requisitos de patenteabilidade.

I_ o que for contrário á moral, aos bons costumes e á segurança, e á ordem e á saúde públicas; (...)

Aqui se mantém, essencialmente, a mesma restrição contida na alínea a do art. 9º do Código de 1971, como uma alteração básica: no Código de 1971 falava-se das invenções de finalidade contrária ás leis, á moral etc. ao passo que a LPI estipula que a restrição se aplica ás invenções que, em si mesmas, são contrárias á moral etc.

II_ As substâncias, matérias, misturas elementos ou produtos de qualquer espécie bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e (...)

A alínea j do artigo. 9º do Código de 1971, já continha idêntica exclusão. As invenções não patenteáveis segundo este inciso, não figuram entre aquelas cuja não patenteabilidade é admitida pelo mencionado art. 27 do Acordo TRIPs. No entanto, no art.73, alínea  b,inciso i, do mesmo acordo, ressalva-se o fato de que  nada no dito acordo será interpretado  como impeditivo de que um membro adote “qualquer ação” que considere necessária para a proteção de seus interesses essenciais de segurança relativos a “materiais” físseis ou aqueles dos quais são derivados.

III_ o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade_novidade, atividade inventiva e aplicação industrial _ previstos no art.8º e que não sejam mera descoberta.

O código de 1971 não proibia o patenteamento nem de seres vivos em geral, nem de microorganismo em particular. Sua única referência ao assunto, contida na alínea f de seu art.9º, vedava o patenteamento de “uso ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedade ou espécie de microorganismo, para fim determinado” e o patenteamento de microorganismo em si. Não obstante a ausência de tais proibições, na prática durante a vigência daquele Código não eram concedidas patentes para plantas e animais, e smonmte nos últimos anos de sua vigência passou o INPI a conceder patentes com reivindicações referentes a microorganismo.

Parágrafo único_ Para fins desta Lei, microorganismo transgênicos são organismo, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Este parágrafo único traz definição de microorganismo transgênicos adotada pela LPI. Além de se especificar que o microorganismo transgênico não pode ser o todo ou parte de plantas ou de animais, exige-se que ele apresente “em decorrência de intervenção humana direta em sua composição genética”, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Por outro lado, não se especificam aqui as técnicas pelas quais tal “intervenção humana direta” pode ser realizada.

Capitulo III

DO PEDIDO DE PATENTE

Seção I

Do Depósito do Pedido

Uma vez depositada o pedido de patente e obtido seu número oficial caso depositante inicie a produção e comercialização do produto que é objeto do pedido recomendável a indicação “Part. Req ._PI...”ou Part. Req_MU...” a fim de dar ciência a terceiros de que se trata de matéria em vias de patenteamento.

Art.19_ O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: (...)

Neste artigo são indicados os documentos que nas condições estabelecidas pelo INPI, devem ser apresentados quando do deposito de um pedido de patente. Por “Condições estabelecidas pelo INPI” entendem-se aqueles requisitos formais específicos, estabelecidas por meio de atos normativos, papel usada para o relatório _ que devem ser satisfeito pelos diversos documentos em questão.

I_requerimento; (...)

Refere-se este inciso a formulário próprio emitido pelo INPI para deposito de pedido de patente.

II_Relatório descritivo; (..)

III_ reivindicações; (...)

O relatório descritivo juntamente com as reivindicações e, se for o caso também com os desenhos forma o que se pode denominar de “o corpo” do pedido de patente, sendo o que o relatório descritivo descrever a invenção e servirá de base para a interpretação das reivindicações que, por sua vez, delimitarão a extensão de proteção a ser conferida pela futura patente.

IV_ desenhos, se for o caso; (...)

O inciso deixa clara ser a apresentação de desenhos facultativa. Entretanto, quando estiverem presentes no pedido de patentes os desenhos também servirão de base para a interpretação das reivindicações.

V_ resumo; e (...)

O resumo deve ser basicamente um sumário do que foi exposto no relatório descritivo e nas reivindicações, indicando o campo técnico ao qual pertence a invenção e ,de forma sucinta,deve permitir a compreensão do avanço técnico provido pela invenção.

VI_ comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O pagamento da retribuição deve ser efetuado em banco mediante guia apropriada. O pagamento a menor do que o valor estipulado em tabela de retribuições do INPI não deverá impedir o deposito, mas sujeita sua aceitação a cumprimento de exigência para complementação do valor devido.

Art.20_ Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e se devidamente instruído será protocolizado, considerada a data de deposito a da sua apresentação.

Segundo este artigo, ao ser apresentado ao INPI, o pedido de patente é submetido a um exame preliminar em que se verificam apenas os aspectos formais do pedido, isto é, se todos os itens mencionados no artigo anterior integram o pedido. Caso esteja devidamente instruído, o pedido é protocolizado e a data de sua apresentação vale então como sua data de depósito.

Art.21_ O pedido que não atender formalmente ao disposto no art.19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo e 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Se não atender ás disposições formais do art.19, mas apesar disso contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, de acordo com o art.21, então o pedido de patente poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI.

Seção II

Das condições do Pedido

Art.22_ O pedido de patente de invenção terá de se referir-se a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. (inter-relacionado)

Em legislações anteriores, por exemplo, nos nossos códigos da propriedade industrial de 1945 e 1969 dizia-se que o pedido de patente só poderia compreender _ ou referir-se a _ uma invenção, aqui entendida amplamente como significando invenção, modelo ou desenho. Provisão semelhante existia também no art.14 do Código de 1971, segundo o qual um pedido (de patente) só poderia referi-se a um único privilégio.

Art.23_ O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referi-se a um único modelo principal,que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos,adicionais ou variantes construtivas ou configurativas,desde que mantinha a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

O conceito de “unidade técnico-funcional e corporal do objeto”, aplicável aos modelos de utilidade, trata de disposição inédita, tanto em relação ás legislação anteriores, quanto a atos normativos ou portarias do INPI.No nosso entender,este requisito implica a necessidade de o modelo limitar-se a um só objeto(unidade corporal),independentemente de sua forma,que se preste para uma função específica(unidade técnico-funcional).

Art.24 _O relatório deverá descrever clara a suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar,quando for o caso,a melhor forma de execução.

O código de 1971 (Lei nº 5.772/71) nada especificava a respeito do que deveria estar contido no relatório descritivo, a não ser que ele deveria satisfazer as condições estabelecidas pelo INPI, conforme disposto art.14 daquela Lei e que deveria servir de fundamento para reivindicações. O caput do presente artigo supre agora tal lacuna, anteriormente preenchida pelo Ato Normativo nº 101 de 14.06.89.

Atos normativos 101 de 14.06.1989

Item 1.2_ O relatório descritivo deve: (...)

I_ descrever a invenção detalhadamente, de maneira que um técnico versado no assunto possa realiza - lá, fazendo remissão de sinais de referencia constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica.

Art.25_ As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo caracterizando as particularidades do pedido e definindo de modo claro e preciso a matéria objeto da proteção.

Este artigo substitui em parte provisão semelhante contida no Código de 1971 (art.14, §2º), acrescentando àquela a exigência de que definam de modo claro e preciso a matéria pleiteada. Passam a serem tratadas, separadamente, as questões relativas á formulação das reivindicações e a extensão da proteção com base nas reivindicações.

Art. 26 _ O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais de oficio ou requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: (...)

Este artigo discorre sobre o que outrora, se denominava “desdobramentos”. Permite-se a divisão de um pedido em dois ou mais oficio ou a requerimento do depositante, até o final do exame, trazendo inovações e avanços em comparação tanto com o Código de 1971 quanto  com os respectivos atos normativos do INPI.

I_ faça referencia específica ao pedido original; e (...)

O pedido dividido deverá indicar no formulário de requerimento e no relatório descritivo que se trata de divisão, identificando pedido original.

II_ não exceda á matéria revelada constante do pedido original.

Como no caso de emendas voluntárias, sobre o que dispõe o art.32 desta Lei, o pedido dividido não pode conter matéria que não esteja fundamentada no pedido original. Naturalmente, é possível passar a se reivindicar, no pedido dividido, matéria que era apenas descrita no pedido original  ou ,ainda,que era ilustrada nos desenhos.

Parágrafo único_ O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Apesar de não haver previsão explicita a respeito para os pedidos divididos, entendemos que por analogia ao processamento de um pedido de patente normal, o INPI pode emitir exigência para que o depositante regularize seu pedido dividido antes de proferir a decisão de arquivamento de que trata este parágrafo.

Art.27_Os pedidos divididos terão a data de deposito do pedido original e beneficio de prioridade deste, se for o caso.

Apesar de constituir pedido independente do pedido original, este deverá estar vinculado á data de deposito daquele, e se beneficia de sua prioridade, se houver. Ou seja, para todos os efeitos legais, data de deposito de um pedido dividido é aquele do pedido original e não a data em que o pedido dividido foi efetivamente protocolizado.

Art.28 _ Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

O pedido dividido estará sujeito não apena ás taxas relativas a seu depósito, mas também retroativamente àquelas concernentes às etapas processuais pelas quais já passou o pedido original. Por exemplo, se a divisão é realizada durante a as e de exame do pedido original, o pedido dividido ficará sujeito, imediato, ao pagamento da taxa de depósito, da taxa de exame e das anuidades vencidas.

Art.29_ O pedido de patente retirado ou abandonado, será obrigatoriamente publicado.

O principal objetivo do legislador ao redigir este artigo talvez tenha sido o de impedir que o depositante de um pedido de patente pudesse utilizar, indevidamente, o período de sigilo para obter sucessivas datas de deposito e desta forma, postergar o prazo de proteção da futura patente. Em outras palavras, o objetivo seria em principio impedir que o depositante retire o pedido de patente ainda durante sua fase de sigilo para depositá-lo novamente em um maior prazo de proteção já que o prazo de proteção de um patente é contado a partir de sua data depósito.

§1º_ O pedido de retirada deverá ser apresentada em até 16 (dezesseis) meses, contado da data do deposito ou da prioridade mais antiga.

Este parágrafo estabelece o prazo para que um pedido de patente seja formalmente “retirado”. Deve ser destacado que o prazo especificamente previsto neste parágrafo representa um elemento adicional á incoerência mencionada nos comentários a respeito do caput, visto que o prazo máximo de 16 meses contados da data de deposito ou da prioridade mais antiga serviria para garantir que o requerimento de retirada seria processado antes de expirado o prazo de 18 meses de sigilo em que é mantido o pedido de patente.

§2º _ A retirada de um deposito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao deposito imediatamente posterior.

Considerando a disposição estabelecida no caput no sentido de que todo pedido de patente retirado será obrigatoriamente publicado, a possibilidade prevista no §2º, de que a retirada de um pedido de patente pode não produzir qualquer efeito em verdade praticamente não existe, pois a publicação de um pedido de patente _ obrigatória de acordo com o caput é suficiente para produzir efeitos com relação à invenção ou modelo de utilidade, ali descritos.

Art. 39_da carta patente deverão constar o número, o titulo e a natureza respectivos o nome do inventor, observado o disposto no art.6º s4º a qualificação e o domicilio do titular o prazo de vigência o relatório, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos á prioridade.

Este artigo define as informações que devem constar da carta patente. A inovação com relação ao Código de 1971 reside na possibilidade de o inventor requere a não divulgação de sua nomeação como autor.

Art.40_ A patente de invenção vigorá pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos (quinze) contados da data de depósito.

O prazo de vigência das patentes de invenção foi ampliado em relação ao Código de 1971, que o previa para 15 anos, tendo sido mantida a data de depósito como inicio de sua contagem. Seguiu-se aqui o disposto em TRIPs, quanto ao prazo mínimo das patentes. Também o prazo de vigência das patentes de modelo de utilidade foi ampliado em relação ao código de 1971 que o previa para 10 anos mantendo-se a data de deposito como início da contagem da vigência.

Parágrafo único_ O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para patente de modelos de utilidade,a contar da data de concessão,ressalvada a hipótese de o INPI, estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada por motivo de força maior.

Trata-se de inovação extremamente positiva, com relação ao código de 1971. Estabeleceu-se um prazo mínimo de vigência para as patentes a partir de concessão, a fim de que o titular não seja prejudicado por um atraso excessivo no processamento de seu pedido no INPI. Esta disposição visa sanar apenas problemas decorrentes de um demora injustificada ao exame no INPI, não se aplicando na hipótese de esse órgão estar impedido de examinar o pedido por pendência judicial ou por motivo de força maior.

Capitulo V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Seção I

Dos Direitos

Art.41_ A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretando com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Aquela parte do texto de uma patente denominada reivindicações possui uma dupla finalidade dependendo do tempo. Quando ainda há um pedido de patente pendente, as reivindicações constituem a definição do que o requerente considera sua invenção, para qual requer proteção, cabendo ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial_ INPI julgar aquelas reivindicações sob a égide de a Lei decidir se concede a proteção ta l como requerida, se faz limitar, diante, por exemplo, de técnica anterior trazida á irremediavelmente comprometida. O segundo momento, depois de concedida a patente, reflete a função das reivindicações de definir  a abrangência  dos direitos conferidos pela patente ao seu titular.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual – tomo II, patentes. Lumen Jures. 2010. Rio de Janeiro.

BRAGA JÚNIOR, Pequeno tratado prático das patentes de invenção no brasil. Globo editora. 1941.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade intelectual – v.2, p. 2. Revista Forense. 1952. Rio de Janeiro.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito industrial – patentes. Editora Forense.1980.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. Proteção às inovações incrementais: modelo de utilidade e inconstitucionalidade do prazo de proteção.

WACHOWICZ, Marcos; MORENO, Guilherme Palão. Propriedade intelectual. Editora Juruá. 1ª. ed. – 2010.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Editora Renovar. 2005.