A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou, por unanimidade, a nulidade do registro e a proibição do uso de marca cujo nome é semelhante ao já adotado por outra empresa do ramo moveleiro. De acordo com o colegiado, a grande semelhança gráfica e fonética entre os nomes poderia induzir os consumidores a erro ou a associação indevida das marcas.

Na origem, a empresa gaúcha do ramo moveleiro denominada D'Linea entrou com ação de nulidade de registro de marca e de abstenção de uso contra outra empresa, Groupe Adeo, que comercializa na rede Leroy Merlin móveis da "marca exclusiva Delinea".

Acionado judicialmente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) manifestou-se pela nulidade, porque a semelhança entre os nomes poderia confundir consumidores e levá-los a erro ou a associação indevida entre as marcas de móveis.

O juízo de primeiro grau entendeu haver risco de confusão e de associação indevida e declarou a nulidade do registro da marca Delinea, determinando que a empresa deixasse de usá-la sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1 mil.

Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) reformou a sentença sob o fundamento de que os nomes das marcas teriam "íntima relação com produtos do ramo moveleiro" e possuiriam caráter genérico, enquadrando-se na situação descrita no artigo 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial, sendo vedado o seu registro. O acórdão do TRF2 também levou em conta a Teoria da Distância, segundo a qual em um mesmo segmento mercadológico, uma nova marca não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si.

Simples possibilidade de confusão justifica a tutela da marca

A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que a Lei de Propriedade Industrial contém previsão específica que impede o registro de marca quando houver "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Para a ministra, a principal finalidade da proteção marcária é distinguir determinado produto ou serviço de outro idêntico. No caso, as duas marcas (D'Linea e Delinia) possuem alto grau de semelhança gráfica e fonética e, considerando que atuam no mesmo ramo de atividades, a coexistência de ambas pode gerar potencial confusão no público consumidor. Nesse sentido, a relatora relembrou precedente da Terceira Turma (REsp 954.272), ao defender que a simples possibilidade de confusão basta para que uma marca seja tutelada.

Quanto à exceção enunciada pela teoria da distância, a ministra afastou sua incidência à hipótese, já que "o grau de semelhança entre as marcas é muito maior do que aquele que se percebe na comparação entre estas e as indicadas no acórdão impugnado", como as marcas Mobilinea, Lineart, Arclinea e Prima Linea.

De acordo com a relatora, o dispositivo alegado pelo acórdão do TRF2 para reformar a sentença não se aplica à situação, uma vez que o elemento central do nome das marcas não constituiu termo designativo para móveis ou acessórios domésticos. A relatora ressaltou que a preexistência de marcas deve ser considerada na apreciação de concessão ou declaração de nulidade de registro.

"O uso da marca Delinia implica violação dos direitos da recorrente, a configurar hipótese de confusão, sobretudo porque presentes elementos [...] que permitem inferir que o consumidor pode acreditar que os produtos designados pela marca do recorrido sejam fabricados pela sociedade empresária adversa (D'Linea)", concluiu Nancy Andrighi, ao dar provimento ao recurso especial.

Leia o acórdão no REsp 2120527.