RESUMO: Este trabalho consiste em uma análise aplicativa dos elementos jurídicos determinantes para a resolução de conflitos nome-nome, nome-marca e marca-marca. Assumimos como expediente metodológico um estudo da decisão do STJ no caso “Odebrecht”, em que a “Odebrecht S/A”, sociedade empresária cujos atos constitutivos estão arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia, postulou o reconhecimento exclusivo do uso empresarial do termo “Odebrecht” e a declaração de nulidade do registro da marca “Odebrecht” pela sociedade empresária “Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda.”, registrada na Junta Comercial do Paraná. Concluímos que a melhor reconstrução possível do percurso lógico do STJ para identificação dos critérios de resolução do caso é a seguinte: (1) O conflito entre os nomes empresariais foi resolvido por meio de uma compreensão sistemática do princípio da novidade, o qual, em função da aplicação concorrente do princípio da veracidade, deve ser compreendido à luz do cotejo entre o nome globalmente considerado e a finalidade normativa de obstar a confusão no mercado; (2) Quanto aos conflitos entre nome empresarial e marca e entre marcas, o tribunal, prejudicialmente, (2a) investigou o caráter de alto renome das partes envolvidas, com a conclusão de que ambas não têm tal status, visto não terem obtido tal reconhecimento quando do registro no INPI, para, posteriormente, (2b) aferir o caráter patronímico do termo “Odebrecht” em relação a ambos as sociedades empresárias e, finalmente, (2c), perquirir a aplicabilidade do critério da especificidade, o qual é decisivo para a solução do problema, visto que as sociedades empresárias atuam em ramos de atividade distintos.

Palavras-chave: conflitos nome-nome, nome-marca e marca-marca; caso “Odebrecht”; princípio da novidade; princípio da veracidade; critério da especificidade. 

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva analisar, em uma perspectiva aplicativa, os elementos jurídicos determinantes para a resolução dos conflitos nome-nome, nome-marca e marca-marca. Entendido o direito como práxis, nos moldes da tradição aristotélica do termo, a utilização de um caso como eixo metodológico nos proporciona um enriquecimento no desiderato de aprofundamento do raciocínio jurídico no campo societário. Assumiremos, pois, como expediente metodológico, um estudo da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no caso “Odebrecht”.

A Odebrecht S/A, sociedade empresária cujos atos constitutivos estão arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia, postulou contra a Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda., cujo registro foi realizado na Junta Comercial do Estado do Paraná, e contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o reconhecimento exclusivo do uso empresarial do termo “Odebrecht” e a declaração de nulidade do registro da marca “Odebrecht” pela sociedade empresária paranaense. Devemos notar, de pronto, que a sociedade empresária baiana aduziu a existência de três tipos de ofensa diferentes por parte da pessoa jurídica paranaense. A primeira delas diz respeito a suposto descumprimento do art. 8 da Convenção da União de Paris, resultando em dano ao seu direito de exclusividade quanto ao exercício do nome empresarial, independentemente da classe de atividade respectiva – nesse particular, portanto, trata-se de um conflito entre nomes empresariais. A segunda ofensa refere-se ao registro de “Odebrecht” como marca da sociedade paranaense, o que configuraria um desrespeito ao nome empresarial da pessoa jurídica baiana – em outros termos, existiria um conflito entre um nome empresarial e uma marca. A terceira e última ofensa consistiria na prática de concorrência desleal, visto que o registro da marca “Odebrecht” pela pessoa jurídica paranaense desrespeitaria a exclusividade da pessoa ideal baiana no uso de tal marca – temos, então, um conflito entre marcas.

Expostos os pontos centrais da lide, precisamos descrever rapidamente os elementos fundamentais para a resolução dos conflitos nome-nome, nome-marca e marca-marca.

2 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS NA ANÁLISE DOS CONFLITOS NOME-NOME, NOME-MARCA E MARCA-MARCA

Uma compreensão adequada dos elementos conflituosos envolvidos no problema ora analisado exige que diferenciemos preliminarmente: de um lado, a marca, compreendida como termo que especifica os produtos ou serviços oferecidos pelo exercente de atividade empresarial; e, de outro, o nome empresarial, entendido como identificação da sociedade empresária e protegido, mutatis mutandis, nos mesmos moldes que a legislação sobre direitos da personalidade preserva o nome da pessoa natural. A proteção do nome empresarial é circunscrita ao âmbito estadual, enquanto a proteção à marca é de caráter federal. Tal distinção se reflete na determinação legal das entidades responsáveis por realizar o registro de tais categorias: o registro do nome empresarial deve ser arquivado na junta comercial da unidade federativa respectiva, enquanto a marca deve ser registrada no INPI, autarquia federal. Uma compreensão adequada de tais institutos exige que estabeleçamos os elementos fundamentais decisivos para a análise dos conflitos nome-nome, nome-marca e marca-marca, quais sejam: (1) aplicação dos princípios da veracidade, da unicidade e da novidade aos conflitos entre nomes empresariais; (2) qualificação de marca de alto renome nos conflitos nome-marca e marca-marca; (3) relevância da adoção de patronímico de fundador como elemento componente do nome (conflitos nome-marca) ou como marca (conflitos marca-marca); e (4) aplicação do princípio da especificidade nos conflitos nome-marca e marca-marca.

Após a realização dos devidos esclarecimentos conceituais, podemos adentrar propriamente a análise da decisão do STJ.

3 ANÁLISE CRÍTICA DA ARGUMENTAÇÃO DO STJ

O STJ entende que a proteção ao nome empresarial se restringe à unidade federativa compreendida pela junta comercial em que o registro da sociedade empresária está arquivado. Nesse ponto, devemos lembrar que a Odebrecht S/A postulou a aplicação do art. 8 da Convenção da União de Paris, o qual determinaria que todos os países compreendidos por tal União deveriam proteger o nome empresarial em toda a esfera territorial, independentemente de depósito ou registro, em todo o território pátrio. O tribunal enfrentou tal argumento com base em uma interpretação sistemática da referida convenção. O art. 2 da referida fonte normativa dispõe que a tutela do nome empresarial estrangeiro está submetida aos ditames da lei nacional, de modo equiparado às exigências feitas aos nacionais para a obtenção de tal proteção. Isso significa, segundo o STJ, que o nome comercial estrangeiro, assim como o nome comercial de sociedade empresária nacional, só encontra proteção em todo o território brasileiro nos casos de registro em todas as juntas comerciais do país.  

No caso em questão, a sociedade do ramo de construção civil está registrada na Bahia, enquanto a pessoa jurídica exercente de atividade empresarial no ramo alimentício tem seu registro arquivado no Paraná, o que significa que o uso exclusivo de suas denominações está restrito, respectivamente, a essas duas unidades da federação, não se configurando, portanto, o suposto conflito entre nomes empresariais suscitado pela Odebrecht S/A. A extensão de tal proteção para os demais estados exigiria o registro em cada uma das unidades federativas em que se pretendesse a exclusividade, sendo este o único caminho para que o nome fosse protegido em todo o país – salvo, obviamente, a hipótese de reconhecimento de alto renome.

Podemos concluir, então, que, caso a sociedade empresária baiana houvesse registrado seu nome empresarial na junta comercial paranaense anteriormente à prática do ato respectivo pela Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda., esta estaria impedida de fazê-lo? Segundo o STJ, uma interpretação do caso à luz dos princípios que orientam a formação do nome comercial, quais sejam, o da veracidade (a denominação deve espelhar a atividade verdadeiramente exercida pelo empresário), o da unicidade (utilização de uma única denominação nas relações negociais) e o da novidade ou originalidade (as denominações não devem se confundir com outras já registradas pela mesma junta comercial, de modo a evitar confusão naquele espaço geográfico), não existiria tal impedimento. Ora, ainda que o princípio da novidade obste a existência de homonímia ou semelhança geradora de confusão na área do estado-membro e seja densificado, legislativamente, por meio do critério da anterioridade do registro, a falta de um critério legal para a determinação do que é uma denominação idêntica ou semelhante levou boa parte da doutrina (por todos, Ulhoa) a considerar que a composição total do nome deve ser levada em conta na busca por elementos de diferenciação idôneos a evitar que os consumidores incorram em confusão. A tal respeito, o tribunal considerou que os patronímicos idênticos foram acompanhados por termos que, em consonância com o princípio da veracidade, identificam os ramos de atividade contemplados pelas duas sociedades empresárias, as quais se desenvolvem em segmentos distintos, o que afasta a possibilidade de confusão pelos consumidores. Ademais, o STJ também entendeu que há um direito das pessoas naturais a usarem o nome civil como elemento de seu nome empresarial, o que, considerando que ambas as pessoas jurídicas foram fundadas por indivíduos cujos nomes civis englobavam o patronímico “Odebrecht”, obstaria a utilização do princípio da novidade como fundamento para o pleito da sociedade empresária baiana. Nesse ponto, surge a seguinte questão: a identidade dos patronímicos dos fundadores é relevante no que diz respeito ao conflito entre nomes empresariais? Parece-nos que não, mesmo na hipótese em que o termo em comum não fosse oriundo dos nomes dos fundadores.

Devemos notar que, no caso em questão, caso um dos sócios da sociedade paranaense não tivesse “Odebrecht” como patronímico, a adoção de tal termo assumiria a função de elemento-fantasia da denominação. Ainda assim, a análise do nome como um todo, devido ao registro da distinção entre os segmentos de atividade respectivos, seria suficiente para evitar a confusão, não sendo, igualmente, cabível qualquer alegação de ofensa ao nome civil do fundador da sociedade empresária baiana, já que não haveria qualquer tipo de impedimento nem mesmo na esfera empresarial. Igualmente, caso os ramos de atividade fossem iguais, a utilização de termo em comum geraria confusão, o que impediria o registro do nome na mesma circunscrição pela sociedade que o fizesse posteriormente, ainda que o termo em comum fosse o patronímico de ambos os fundadores. É essencial, entretanto, perceber que a irrelevância da circunstância de o termo em comum ser o patronímico de ambos os fundadores das pessoas ideais não se estende aos conflitos entre nome e marca e entre marcas. Senão, vejamos. 

O STJ, de modo perspicaz, apresenta o posicionamento de João da Gama Cerqueira, para quem, corretamente, o critério de avaliação da existência de confusão entre os consumidores não pode ser o mesmo em todas as situações. Segundo o autor, os conflitos entre nomes podem seguir padrões menos rigorosos, já que as sociedades, ainda que tenham nomes parecidos, têm condições de se tornarem especificamente conhecidas por meio de outros elementos, inclusive a própria marca. A função precípua do nome empresarial não é identificar a sociedade perante o grande público, mas sim a de individualizá-la no tocante às relações jurídicas a ela concernentes. Diferentemente, a marca presta-se propriamente a distinguir o produto ou serviço em relação à concorrência. Agrega-se a isso a maior liberdade do empresário para compor as marcas, a qual viabiliza a imposição de um padrão mais rigoroso quanto à sua distinção perante as demais marcas e, até mesmo, os demais nomes empresariais.

O raciocínio acima exposto importa na conclusão de que o pleito de proteção do nome empresarial da sociedade empresária baiana em relação ao registro da marca “Odebrecht” pela pessoa jurídica paranaense não pode ser resolvido meramente pelo critério de anterioridade do registro. Ora, como explica, mais uma vez citado pelo STJ, João da Gama Cerqueira, os princípios que dizem respeito à reprodução e imitação de marcas também são aplicáveis no conflito entre nome e marca, seja no caso de registro pretérito do nome em relação à marca, seja na situação inversa. A estrutura de pensamento, qualificada pelo STJ como “integrativa”, é a seguinte: como as normas de proteção ao nome em relação ao registro posterior de marcas eram veiculadas pelo antigo Código de Propriedade Industrial (e, atualmente, o são pelo novo Código de Propriedade Industrial), os princípios referentes à disciplina marcária, tema central de tal diploma normativo, devem ser aplicados à tutela do nome empresarial, já que esta, naquela lei, figura como uma espécie de “intrusa” (a regulação geral do nome empreaarial é matéria atinente ao tema do registro de empresas, atualmente disciplinada por diploma legislativo de 1994). São aplicáveis ao conflito entre nome e marca, portanto, os princípios básicos da disciplina das marcas, quais seja, o da territorialidade (a proteção abrange todo o território nacional, ainda que o produto só seja explorado em um dado município ou região) e o da especificidade/novidade relativa (apenas os produtos idênticos ou análogos, concernentes ao mesmo ramo de atividade, são protegidos, salvo em caso de marca de alto renome). 

O STJ considerou que o princípio decisivo para a resolução do conflito é o da especificidade. Em vez de dar prevalência ao critério da anterioridade, o tribunal superior considerou que a impossibilidade de confusão entre os consumidores deveria ser assumida como decisiva para a resolução do problema. A aplicação sistemática do princípio da especificidade levaria, portanto, em conta que a sociedade empresária baiana registrou a marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial como referente a atividades do ramo de construção civil. Ora, o INPI assume o critério da afinidade para classificar as marcas, agrupando os produtos e serviços respectivos de acordo com a área de atuação. De tal modo, apenas os produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item entram em colisão, salvo nos casos em que esteja envolvida uma marca de alto renome – o que, segundo o STJ, não é o caso em questão, visto que nenhuma das duas sociedades empresárias obteve o reconhecimento de suas marcas como notórias pelo INPI, o que exigiria a comprovação da notoriedade, muito provavelmente pela via dos meios de prova suplementares indicados no art. 4 da Resolução 121/05 do INPI. Aliás, como explica Tomazette (2006, p.2), é justamente porque não há, in casu, marca de alto renome que incide o princípio da especificidade. Ora, nos casos das marcas notórias, elas prevalecem sobre o nome ou a marca alheia, independentemente da especificidade do ramo de atuação, visto que, apenas para exemplificar, a criação de um sabonete “Subway” obviamente evoca no consumidor a qualidade e as características comumente reconhecidas pela população em relação à sociedade produtora do ramo alimentício, como bem se depreende do texto do art. 2 da Resolução 121/05 do INPI.

No caso em questão, temos a pretensão de registro de marca supostamente desrespeitosa a um nome empresarial já registrado, questão regulada, à época, pelo antigo Código de Propriedade Industrial – Lei 5.772/71 – (atualmente, tal disciplina é encontrada no art. 124, V, do atual Código de Propriedade Industrial). Devemos notar, entretanto, que a sociedade empresária baiana não apenas suscita a ofensa a seu nome empresarial (art. 65, V, da Lei 5772/71) – questão resolvida pelo STJ por meio do princípio da especificidade, mas também ao nome civil de seu fundador ( “nome civil de terceiro”, nos termos do art. 65, XII, da mesma lei). O tribunal superior considerou inexistente qualquer ofensa ao nome civil de terceiro, com o argumento de que ambos os fundadores têm o mesmo patronímico, o que impediria a configuração do nome empresarial da sociedade paranaense, bem como do nome civil de seu fundador, como “nomes alheios”. Mas e se “Odebrecht” não fosse patronímico do fundador da “Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda”, mas apenas do fundador da “Odebrecht S/A”? Nesse caso, parece-nos que a solução é distinta daquela referente ao conflito entre nomes empresariais, nos moldes da lição já mencionada de João da Gama Cerqueira citada pelo STJ. Ora, a adoção de uma marca que se confunde com o elemento-base do nome empresarial de outra sociedade empresária, mormente na situação em que este elemento-base é inspirado no patronímico de seu fundador, pode gerar confusões perante o público. A relevância atribuída pela legislação ao patronímico reforça tal ratio, ao lembramos que a Lei de Sociedades Anônimas, em seu art. 3, par.1, destaca a possibilidade de que a denominação seja composta pelo nome de fundadores, acionistas ou pessoas que tenham contribuído de modo relevante para o êxito da empresa. Isso significa que, mesmo no caso de sociedades de capital, o elemento pessoal pode ser elevado a um patamar simbólico distintivo da sociedade empresária, inclusive no que diz respeito a suas negociações não-realizadas com o grande público. Ora, se, por um lado, a marca realiza a ponte entre o mercado de consumo e a sociedade empre empresária, por outro, em negociações de grande porte, o nome empresarial pode ser decisivo e, quiçá, preponderante, pelo próprio peso que a pessoa que inspirou a denominação pode ter no mercado de negócios. Da mesma forma, no que diz respeito ao conflito entre marcas, a adoção de “Odebrecht” por sociedade não-relacionada ao patronímico seria um indício de concorrência desleal, visto que poderia ser considerada como um indevido aproveitamento das qualidades positivas do fundador da sociedade ofendida – lembremos que, de qualquer modo, o prévio registro da marca pelo INPI obstaria tal tipo de acusação. Ora, a boa reputação do fundador só poderia ser refletida na marca pela própria empresa idealizada por ele. Concluímos, portanto, que a aplicação do princípio da especificidade só é viável, in casu, porque ambas as sociedades foram fundadas por sujeitos dotados do patronímico “Odebrecht”. Não podemos afirmar categoricamente que a decisão do STJ tenha estabelecido posicionamento no mesmo sentido, visto que não enfrentou diretamente a possibilidade de prejudicialidade entre as questões do patronímico e do princípio da especificidade. Entretanto, dada a assunção do pensamento de João da Gama Cerqueira pelo tribunal, tal parece ser a melhor compreensão do julgado.

4 CONCLUSÃO

Concluímos que a melhor reconstrução possível do percurso lógico do STJ para identificação dos critérios de resolução do caso pode ser disposta nos seguintes termos: (1) Quanto ao conflito entre os nomes empresariais, sua resolução se deu por meio de uma compreensão sistemática do princípio da novidade, o qual, em função da aplicação concorrente do princípio da veracidade, deve ser compreendido à luz do cotejo entre o nome globalmente considerado e a finalidade normativa de obstar a confusão no mercado; (2) Quanto aos conflitos entre nome empresarial e marca e entre marcas, o tribunal, prejudicialmente, (2a) investigou o caráter de alto renome das partes envolvidas, com a conclusão de que ambas não têm tal status, visto não terem obtido tal reconhecimento quando do registro no INPI, para, posteriormente, (2b) aferir o caráter patronímico do termo “Odebrecht” em relação a ambos as sociedades empresárias e, finalmente, (2c), perquirir a aplicabilidade do critério da especificidade, o qual é decisivo para a solução do problema, visto que as sociedades empresárias atuam em ramos de atividade distintos.

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 653.609 – RJ. Rel: Min. Jorge Scartezzini. Disponível em: www.stj.gov.br. Acesso em: 16 jan. 2015.

TOMAZETTE, Marlon. A proteção ao nome empresarial. Disponível em: <http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/a310506_10.html>. Acesso em: 16 jan. 2015.